El Tribunal Supremo reconoce a Bimbo la exclusividad de la marca Donuts
Tras casi una década de procedimiento, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Bimbo Donuts Iberia, S.A.U. (en adelante, Bimbo) en su conflicto contra Atlanta Restauración Temática, S.L. (en adelante, Atlanta), al reconocer que los signos Donut y Donuts constituyen una marca renombrada y, como tal, queda amparada por el régimen de protección ampliada previsto en la legislación marcaria. Con ello, el Supremo descarta que se trate de un término meramente descriptivo o de uso libre por su presencia en el diccionario o en el lenguaje común.
El Tribunal aclara que, cuando una marca ha adquirido renombre en el mercado, no se exige riesgo de confusión para apreciar una infracción. Es suficiente con que el uso por parte de un tercero genere una evocación mental vinculada al origen empresarial del signo registrado. Si esa asociación puede producir dilución del carácter distintivo, perjuicio reputacional o aprovechamiento del prestigio comercial de la marca, el uso deja de considerarse legítimo, incluso cuando no se pretenda emplearlo como marca.
Este enfoque se aleja del criterio tradicional de riesgo de confusión, previsto en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, aplicable cuando los signos son idénticos o similares y compiten en productos afines. En esos casos, la protección depende de si el consumidor puede equivocarse sobre el origen empresarial. Sin embargo, cuando se trata de marcas renombradas, como en este asunto, el análisis no se limita a la confusión, sino que se activa la protección reforzada del artículo 34.2.c), que opera incluso sin confusión cuando el uso puede erosionar la distintividad, perjudicar el prestigio o aprovecharse del renombre asociado a la marca.
En este caso, Atlanta defendía que el uso del término era puntual, descriptivo y circunscrito al canal profesional de hostelería y restauración. Sin embargo, el Tribunal observa que utilizó la grafía Donut, coincidente con la marca registrada de Bimbo, y no la forma castellanizada “dónut” que recoge la Real Academia Española (RAE). Este hecho refuerza la evocación comercial del signo y excluye un uso neutro o informativo. La protección de las marcas renombradas tampoco se limita al consumidor final, sino que se extiende a cualquier público susceptible de generar asociación mental.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo reafirma que la presencia de un signo en el lenguaje común no elimina su protección marcaria cuando conserva distintividad y prestigio empresarial. Reconoce así la plena eficacia del régimen de protección ampliada de las marcas renombradas y sienta un criterio relevante para futuros conflictos sobre evocación, dilución o aprovechamiento indebido del renombre.