De la protección reforzada de las marcas renombradas: Gucci protagoniza una nueva batalla legal

Cuando hablamos de marcas, a todos nos vienen a la mente ejemplos tan habituales como Coca-Cola, McDonald’s, Audi, Apple, Chanel o Nike, e inmediatamente las asociamos con sus características, la calidad o el valor de sus productos o servicios e, incluso, con los recuerdos o emociones que nos evocan. Precisamente, todas ellas ostentan en el mercado una posición privilegiada gracias a su sólida reputación, pues muchas siguen una tradición, cuentan con una historia y, a lo largo de los años, han sabido desarrollar una cultura en relación con la marca.

No sólo eso, sino que, además, guardan en común el hecho de contar con la calificación de marcas renombradas, pues son conocidas por una parte significativa del público pertinente. En este sentido, hay que recordar que su grado de conocimiento no ha de medirse únicamente en términos cuantitativos en base a un porcentaje, sino que deben tomarse en consideración otros factores como pueden ser la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

En particular, la relevancia de beneficiarse de esta consideración, desde el punto de vista de la normativa marcaria tanto europea como española, radica en que estas marcas gozan de una protección reforzada frente a aquellos terceros que pretendan registrar signos idénticos o similares. Es el caso de la marca titularidad de la firma italiana Gucci, fundada en 1.921, aunque no fue hasta varios años después, en 1.967, cuando registró su primer signo ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).

En su reciente sentencia n. 27217/2021, de la Sección Primera de lo Civil, el Tribunal Supremo italiano ha resuelto el asunto que enfrentaba a la firma dirigida por Alessandro Michele contra una pequeña empresa que había obtenido el registro de dos marcas nacionales que contenían una “G” con una tipografía similar a la utilizada por Gucci en varios de sus productos, y para las que la compañía italiana solicitaba la nulidad. El alto tribunal italiano ha fallado en sentido contrario al tribunal de primera instancia y al tribunal de apelación, basando su decisión en que las instancias inferiores no tuvieron en cuenta, en su análisis del caso, la protección reforzada que otorga a las marcas renombradas la legislación marcaria italiana, que se encuentra alineada con la del resto de la Unión Europea.

Del mismo modo, considera que tampoco tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual, para que exista infracción de una marca renombrada registrada con anterioridad, debe tenerse en cuenta también: (i) el posible perjuicio para la marca renombrada derivado del registro o el uso de la marca que se solicita, y (ii) la posible ventaja desleal de la que podría beneficiarse el titular de la marca posterior a raíz del vínculo que pudiera establecerse con la marca renombrada. Por ello, basta con que se dé un vínculo entre el signo y la marca, sin que la evaluación de los signos en conflicto deba limitarse a la existencia o no de riesgo de confusión.

Así, el Tribunal Supremo, reconociendo la reputación de la marca Gucci y el tipo de clientes a los que se dirige, consideró que "es totalmente irrelevante que no se engañe a aquéllos que están acostumbrados a comprar artículos de Gucci, ya que el producto de la marca impugnada puede dirigirse a aquellos consumidores que lo eligen conscientemente, no por sus características decorativas o materiales intrínsecas, sino sólo por su gran parecido con el original, quizá para hacerlo pasar por éste ante conocidos menos atentos o menos cualificados para reconocer marcas conocidas".

Aunque la Corte Suprema apreció que la marca impugnada se diferenciaba de la marca titularidad de Gucci en que la joroba de la "G" estaba rellena en negrita y el tipo de letra era más fino, según su razonamiento, el titular de los signos impugnados, al seguir el estilo de la marca renombrada, se beneficia de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, sin tener que pagar remuneración económica capaz de compensar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crearla y mantener su imagen.

 En consecuencia, esta protección reforzada va más allá del riesgo de confusión entre productos o servicios, ya que también pretende evitar el riesgo de dilución de la marca y combatir el "parasitismo", esto es, aquella ventaja obtenida indebidamente del carácter distintivo o de la reputación de la marca renombrada.

Asimismo, a juicio del Tribunal, la comercialización a gran escala de productos con signos idénticos o similares a marcas de renombre puede comportar cambios en los hábitos de los potenciales clientes a los que se dirigen dichas marcas, -especialmente de aquellos que adquieren sus productos basándose en su exclusividad-, quienes, para no correr el riesgo de pagar un altísimo precio por un artículo de lujo que pueda ser confundido con uno de otra marca similar, podrían optar por recurrir a otras marcas igualmente reconocidas.

En definitiva, tras un pormenorizado estudio, concluye que, en lo que se refiere a la intensidad de la notoriedad y al grado de carácter distintivo de la marca, queda demostrado que cuanto más significativos sean el carácter distintivo y el renombre de la marca en cuestión, más fácilmente se admitirá la existencia de una infracción; además, cuanto más fuerte sea la evocación de la marca por el signo posterior, mayor será el riesgo de que el uso del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de una marca que goza de esta protección reforzada.

Con ello, la casa de moda italiana suma una victoria a sus numerosos litigios ante los tribunales para proteger su marca, si bien, no es infrecuente para la firma poner fin a sus conflictos legales con un acuerdo amistoso entre las partes (recordemos, sin ir más lejos, los asuntos Gucci contra Guess, o Gucci contra Forever 21).

Elena Álvarez Monroy. Legal Counsel, Legal Army