<strong>Rolex ante el peso de una corona (o los requisitos marcarios del renombre)</strong>

Las ocasiones pérdidas son siempre las más lamentadas; no puede ser otra la conclusión a la que llegar tras el estudio de la sentencia del del Caso T-726/21 que enfrentó a Rolex contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en sus siglas inglesas, EUIPO).

El caso comenzó entre 2014 y 2015, cuando la firma danesa PWT A/S’ solicitó el registro, ante la EUIPO, de una marca constituida por una corona negra, sobre fondo blanco, formada por cinco puntas (las cuales, a su vez, terminadas en pequeñas bolas con reminiscencias a perlas). Dicha solicitud se solicitaba para la clase de Niza nº25 y, en concreto para ropa, calzado y sombreros.

En 2016 Rolex presentó oposición al registro basándose en dos marcas registradas en 2001; ambas eran para la clase de Niza nº14 en las categorías de “joyería y relojes”; la primera de ella era una marca figurativa compuesta por una corona negra mientras que la segunda era una marca compuesta constituida por la palabra Rolex y la corona en la parte superior.

Rolex basó su oposición en los artículos 8.1 (b) y el apartado quinto del mismo artículo. A pesar de lo cual, Rolex perdió su apelación lo que supuso tener que llevar el caso ante el Tribunal General de la Unión Europea.

El art.8.1 (b) requiere, para ser estimado que se pruebe una identidad o similitud entre los símbolos y, además, que los bienes o servicios sean idénticos o similares; siendo ambas condiciones cumulativas.

Sobre este apartado tanto en instancia como en apelación se resolvió contra Rolex, señalando que joyería y ropa se tratan de clases distintas, con naturaleza y usos que difieren al ser la ropa un bien para vestir mientras que la joyería o el reloj son adornos. Asimismo, señaló apelación, no presentan los mismos canales de distribución ni compiten en el mismo mercado.

Ante estos argumentos esgrimidos, Rolex indicó al Tribunal General que no se había tenido en consideración el hecho de que las categorías, a pesar de ser distintas, eran complementarias. 

Así, si se compra un accesorio, se busca que complemente un estilo de ropa determinado; motivo por el cual, en opinión de Rolex, si se quiere comprar ropa para un accesorio es fácil ir a algo que sea de la misma marca; máxime cuando existen compras en entornos online donde hay una convergencia de productos.

El Tribunal por su parte, más allá de remitir a los argumentos dados por apelación para denegar la petición, añade algo nuevo cuando señala que el principal problema de las alegaciones realizadas por Rolex es que las mismas no están sustentadas en ningún tipo de prueba.

Rolex no puede limitarse a señalar una presunta convergencia entre tecnología y moda sino que debe probar que existe esa realidad y que no es una mera percepción sobre comportamientos cognitivos de los usuarios. Tampoco es suficiente decir que se venden en los mismos establecimientos toda vez que en un mismo establecimiento puede haber distintos productos de distintas marcas sin que haya confusión.

Con respecto al argumento del art. 8.5, relativo al renombre del símbolo, se exige, para poder considerarse que hay infracción, que se cumplan cuatro requisitos: que esté registrado, que haya identidad o similitud, que posea reputación en la Unión Europea y que la existencia del mismo suponga un aprovechamiento de la reputación ajena, o  pérdida de carácter distintivo o reputación de la marca renombrada.

Este último requisito no tiene por qué ser un daño actual, puede ser un previsible riesgo futuro.

En apelación se consideró que solo la marca compuesta por Rolex y la corona tenían ese renombre exigido, mientras que la corona por sí sola carecía de él.

Adicionalmente. añade el Tribunal General, hay una clara ausencia probatoria en los argumentos relativos al riesgo de daño que se le pueda producir; el mismo no ha sido identificado por parte de Rolex por lo que no puede estimarse el motivo. 

En último lugar, el Tribunal general se mostraba sorprendido ante las alegaciones de Rolex en audiencia cuando señaló que se oponía a que no se hubiese establecido el carácter de renombre a la marca figurativa.

Al tratarse de un nuevo argumento de hecho que tuvo su momento procesal de formularse, habiendo precluido este, el Tribunal se limitó a rechazar directamente el argumento.

Todo lo anterior sirve de claro ejemplo sobre cómo un presunto renombre no es suficiente por sí solo para sustentar una oposición. Es necesario probar; y probar no solo que se tiene un renombre, sino que esa marca ante la que se opone está causando, o puede causar, un daño. No es recomendable guardar argumentos o pruebas para instancias procesales posteriores; el inicio de procedimiento es similar a una fotografía, la postura que adopten las partes va a quedar fijada y, salvo excepciones, no podrá alterarse con posterioridad.

Artículo de Carlos Azcárate, Legal Counsel, Legal Army