Habitualmente, cuando pensamos en ejemplos de marcas nos vienen a la mente marcas denominativas (compuestas por letras, números y otros caracteres sin estilizar, como la palabra “NESTLE”) y marcas figurativas (compuestas por caracteres estilizados u otros elementos gráficos, como el logo de Nestlé 
Sin embargo, existen muchos otros tipos de marcas que pueden ser registradas, siempre que cumplan con el requisito esencial que toda marca debe reunir, esto es, siempre que permitan al consumidor medio distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Es asimismo necesario que los signos puedan ser representados en el registro de marcas correspondiente de forma clara y precisa (lo que hasta la fecha ha dificultado, entre otros, el registro de marcas olfativas).
Estos otros tipos de marcas menos convencionales incluyen, por ejemplo, las marcas de posición (especialmente utilizadas en la industria del calzado, como las características líneas de Asics 
Esta última tipología de marca es, precisamente, sobre la que ha versado una de las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Suiza en materia marcaria, que ha confirmado el fallo pronunciado por el tribunal de apelación anulando el registro como marca tridimensional de la forma de las cápsulas Nespresso. El Tribunal Federal ha basado su decisión en el artículo 2.b de la ley marcaria suiza, según el cual no puede ser registrada como marca la forma de un producto cuando dicha forma resulta técnicamente necesaria.
El objetivo de esta prohibición, recogida de forma similar tanto en la normativa europea como en la normativa española, es impedir que la concesión de un derecho de exclusiva y de duración potencialmente indefinida sobre un elemento técnico termine afectando a la competencia.
En este sentido, hay que recordar que la protección de determinadas invenciones puede también ser obtenida mediante el registro de una patente o modelo de utilidad (de hecho, las cápsulas de Nespresso fueron objeto de protección mediante patente en el pasado). Sin embargo, la protección concedida por estos derechos de exclusiva se encuentra limitada en el tiempo, precisamente para permitir un sano equilibrio entre el beneficio particular obtenido por el titular de la patente o modelo de utilidad y el beneficio social en el que, como fin último, debe redundar todo progreso técnico.
La protección marcaria es, en cambio, potencialmente indefinida, pues, aunque el registro tenga una vigencia inicial limitada (en la mayoría de jurisdicciones, diez años), puede renovarse cuantas veces se desee.
En consecuencia, otorgar un derecho de marca sobre la forma de un objeto tridimensional cuando dicha forma está determinada por criterios técnicos supondría, por un lado, desvirtuar la finalidad de la protección marcaria, cuyo propósito no es otro que garantizar que los consumidores pueden identificar el origen comercial de un producto o servicio. Por otro, se produciría una importante alteración de la competencia, al conceder un monopolio virtualmente perpetuo sobre una aplicación técnica.
En vista de lo anterior, es esencial determinar cuándo la forma de un producto es necesaria para alcanzar un determinado resultado técnico. De acuerdo con el Tribunal Federal, una forma será “técnicamente necesaria” cuando un competidor no pueda otorgar una forma alternativa a un producto del mismo tipo, o, cuando existiendo dicha alternativa, no resulte razonable exigir su uso porque ello afectaría a la competencia real en el mercado (es decir, si la única alternativa existente a la forma que se pretende registrar como marca es menos práctica, menos robusta o más onerosa).
En el caso de las cápsulas Nespresso, el Tribunal Federal, tras un detallado análisis, concluye que, en aras de garantizar la compatibilidad de las cápsulas producidas por competidores con las cafeteras Nespresso, dichas cápsulas deberán adoptar, necesariamente, una forma idéntica o muy similar a la de las cápsulas comercializadas por Nespresso, pues de lo contrario el resultado obtenido no sería óptimo. En consecuencia, el Tribunal Federal termina por desestimar el recurso presentando por Nestlé, confirmando la anulación de su registro de marca.
Este no es el primer revés que recibe Nestlé con relación a la protección de la forma de sus cápsulas. Así, varios países rechazaron desde un primer momento conceder protección marcaria a estas cápsulas. Además, algunos de los registros que fueron inicialmente obtenidos con éxito han sido anulados con posterioridad (entre otros, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas anuló en el año 2014, con base en motivos idénticos a los expuestos por el Tribunal Federal de Suiza, el registro de marca inicialmente concedido a favor de Nestlé).
Marina Manzanares Sanz. Senior Legal Counsel, Legal Army